案例 | “徐福記”和“黃福記”的一字之差,與他人構成近似商標!

“徐福記”和“黃（huáng）福記”，分（fèn）別是一個廣東起家的（de）全國知（zhī）名品牌，和一個廣東本土品牌。一（yī）看這個撞名（míng），有經驗的你（nǐ），估摸著也該猜到，雙方可能是同行了吧。
你沒有猜錯（cuò），雙方在糖果、糕點市場上可謂是棋逢對手，光是圍繞著“黃福記”三字（zì）商標的（de）侵權就（jiù）鬧了整整三年！
更紅（hóng）也資曆（lì）更老的“徐福記”，早在上世紀70年代已經創（chuàng）立了，從那時起就主營糖果、糕點及果凍、布丁等休閑食品。到2008年7月，徐福記國際控（kòng）股集團有限公司在香港注（zhù）冊成立，但徐福記商標保護（hù）則在1993年就已經開始了。
本案的（de）幾個引證商標，不論是不同字體設計的“徐福（fú）記”文字商（shāng）標，還是“徐福記及圖”商（shāng）標，均於1993年（nián）至2009年申請注冊（cè），使用範圍是核定使用（yòng）在糖果、糕點、果凍、餅（bǐng）幹等第29類與第（dì）30類商品（pǐn）上。
而1992年9月注冊成立的廣東省揭陽市榮豐食品有限公司，可能是因為法定代表人姓黃，所以（yǐ）在（zài）2010年3月，黃姓法人申請了指定使用在餅幹、蛋糕、糖（táng）果、果凍（糖果）、茶等第30類商品上的“黃福記”商標，並於2012年5月被核準注冊（cè）。
2015年7月，徐福記公司發現（xiàn）了這枚商標，於是向商評（píng）委對訴爭商標提出無效宣告請求，主張（zhāng）“黃福記”商標與（yǔ）自己的一係列“徐福記”商標已（yǐ）經（jīng）構成使用在同一（yī）種或類似商品上的近似商標，而“黃（huáng）福記”商標的注冊申請顯然損害了徐福記公司的在先（xiān）商號權及馳名商標權益，因此想請求宣告訴爭商標無效。
2016年5月，商（shāng）評委作出（chū）裁定，指出“黃（huáng）福記”商標與“徐福記”係列引證商標雖（suī）然均含有“福記”二字，但是首字不同，在字形、文字構成、呼叫、視覺效果（guǒ）等方麵均存在一定差異，因此，即使徐福（fú）記公司的“徐（xú）福記（jì）”與“徐福記及圖”商標在糖果等商（shāng）品上具有較高的知名度，訴爭商標與引證商標使用在同一種或類似商品上也不易導致相關公眾產生混淆誤認，未構成使用在同一種或類似商品上的（de）近似商標，也未構成損（sǔn）害徐福記公司的在先商號權；

此（cǐ）外（wài），雖然徐福記公司（sī）的“徐福記及圖”商標曾被認定為糕點、糖果商品上的馳名商標（biāo），但鑒於“黃福（fú）記”商標與徐福記公司引證商標中的“徐（xú）福（fú）記及圖”商標（biāo）存（cún）在一定差異，未構成（chéng）近似商（shāng）標（biāo），故訴爭商標的注冊和使用不易誤導相關公眾，進而致使徐（xú）福記公司的馳名商標權益受到損害。

因此（cǐ）商評委裁定繼續維持“黃福記”商標的合法注冊權。
這個結果徐福記公司當然是不服裁定的（de），因此便向北京知識產權（quán）法（fǎ）院提起行政訴訟。北京（jīng）知識產權法院認為“黃福記”與“徐福（fú）記”構成使用在同（tóng）一種或類似商品上的近似商標。
並且，在徐福記（jì）公司（sī）提交的證據能夠證明其商號於訴爭商標申（shēn）請注冊日前在糖果商品上（shàng）已經具有一定的知名度的情況（kuàng）下，容易導致相關公眾誤認為標注“黃福記”商標的（de）商品與（yǔ）徐福記公司存在某種關聯，因此“黃福記”商標（biāo）的注冊構成了對徐（xú）福記公司在先商號權的損害。
雖然判決書中稱因為已構成近似故而不存在適用我國商標法相關規定進行馳名商標（biāo）認定和對引（yǐn）證商標進行（háng）跨類保護的必要，但依然判決撤銷商評委裁定，判令商評委重新裁決。
商評委不服一審判決，提起（qǐ）上訴。

近日，北京市高級人民法院作出終審判決，駁回商評委上訴，予以維持的裁定最終被撤銷，並（bìng）需重新作出裁定。
北京高院的審查意見是： “黃福記”訴爭商標與“徐福記”引證商標核定使用商品在功能、用（yòng）途（tú）、生產部門、銷售渠道、消費群體等方麵基本相同或者存在較大關聯，屬於同一種或類似商品；
同時，“黃福記”和“徐福記”分別構成訴爭（zhēng）商標和引證商標的唯一或主要識別部分，兩者均包含“福記”二字，且（qiě）詞語結構相同、發音呼叫相近，雖然存在“黃”字與“徐”字之差，但在隔離比對的情況下，相關公（gōng）眾施以一般注意力，整體（tǐ）上不易區分；
此（cǐ）外，結合徐福記公司在商標評審階段提交的（de）“徐福（fú）記及圖”商標在糕點、糖果商品上被認定為馳名商（shāng）標、所獲榮譽及廣（guǎng）泛宣傳等證（zhèng）據（jù），可以證明（míng）在“黃福記”商（shāng）標申請注冊日前，“徐福記”係列商標在（zài）糖果、糕點等商品上已具有較高知名度。

結合（hé）三點內（nèi）容，因此作出構（gòu）成“近似商（shāng）標”的（de）裁（cái）決。
THE END
其實，類似的情況並不止這（zhè）兩（liǎng）家（jiā），因（yīn）為我國商標申請（qǐng）量的巨大，越來越多的（de）好名字已經（jīng）被人在先申請或注冊，而因（yīn）為商標注冊遵循的是“在先（xiān）原則”，隻要有相同或近似商標申請或注冊在相同近似的（de）商品服務選項上時（shí），後來申請的商標就不能通過。
因此導致（zhì）了想要注冊（cè）商（shāng）標的人有一半都栽在了商標近（jìn）似（sì）的問題上。
雖然結合本案來看，“黃福記”被成功無效的原因還是更多地考量了“徐福記（jì）”的知名度，其次才是雙方確（què）實構成了一定程度的近似。
想要規避近似問題，又想幫申請人留住心愛的商標，這時候代理機（jī）構往往會告訴申請人改換一下商標名（míng）稱裏的一兩個字。但是一字之差（chà），卻可以順利避免近似問題（tí），還（hái）是有所講究的，到底怎麽樣一招致（zhì）勝，規避近似風（fēng）險呢？
首先，什（shí）麽是商標近似？
商標近似是指商標文字的字形、讀音、含義近似，商標圖形的構圖、著（zhe）色、外觀近似、或者文字和圖形組（zǔ）合的整體排列組（zǔ）合方式和（hé）外觀近似，立體商（shāng）標的三維（wéi）標誌的形狀和外觀近似，顏色商標的顏色或者顏色組合近（jìn）似，使用在同一種或者類似商（shāng）品或者服務（wù）上易使相關公眾對商品或者服務的（de）來（lái）源產生誤認。
其次，商（shāng）標近似判斷又遵循哪些原則？
商標審查及審理標準是一本書，要全部講完太冗長了，不過一起草 www.17c.com還是可（kě）以總結出來一些通行的審查判斷原（yuán）則：
1、判斷商標（biāo）近似，首（shǒu）先要判斷商標所使用的商品或服務類別、選項是否相同或具有（yǒu）較強的關聯性（xìng），這（zhè）是一切的基礎，隻要申（shēn）請時製定使用的商品或服務（wù）的種類無重疊（dié）和關聯（lián）性，即使相同也可以共存。
2、判斷商標近似，應（yīng）當從商標本身的音、形、義和整（zhěng）體表現形式等方麵考慮，以相關公眾的一般注意力為標準，采取（qǔ）整體觀察與對比（bǐ）主要部分的（de）方法；
3、判斷商標近（jìn）似（sì），還應當考慮商標的顯著性和知名度。
此外，類似本案的三字中文商標，根據相關規定，中文（wén）商標由三個或（huò）三個以上（shàng）漢字構成，僅個別漢字不同，整體無含義或者含義無明顯（xiǎn）區別，易使相關公眾對商品或者服務的來源產（chǎn）生誤認的判定為近似商標（biāo）。
總結起來就是，法院在判斷商標（biāo）近似的時候，一般會從音、形、義三個方麵綜合考慮，在考慮音、形、義的時候（hòu）也會結合商標是既（jì）有詞匯還是臆造詞來斟酌商標的顯著（zhe）性以及這種顯著性的強度對消費者的混淆的影響。
因此在辦（bàn）理商標近似案件時，深入分析商（shāng）標的音、形、義，尤（yóu）其是“義”也往往是案件的關鍵所在。
所謂一（yī）招致勝該怎麽發揮（huī）？
首先（xiān），如果申請的是（shì）有意義的三字或三（sān）字以（yǐ）上商標，查詢後發現已有近似商標在先，可以加字（zì）或減（jiǎn）字，也可以改字，但建議第一，針對（duì）首字改動，第二，最好能夠改變原有的詞義，使（shǐ）意義與近（jìn）似商（shāng）標產生較（jiào）大區別。
其次，如（rú）果申請的是無意（yì）義的臆造的三字（zì）或三字以上商標（biāo），查詢後發現已有近（jìn）似在先，此時（shí）也是可以加字、減字和（hé）改字的，但同樣要注意選擇首字。
以中國人的姓氏舉例，三（sān）字無（wú）意義的（de）商標，就像中國（guó）人的姓名，首字是姓，後兩個字是名，而一起草 www.17c.com對於姓名的認知是，兩人的名字姓氏一（yī）樣，名相差不多時，人們約定俗（sú）成的觀念會懷（huái）疑這兩人是（shì）否存在親戚（qī）關係。同理，想（xiǎng）要避免商標近似，改動首字比在首字之後的部分改動更能使商（shāng）標從音、形、義上產生區別。
再次，如果不想加字減字隻改字，那麽一定需要使商（shāng）標含義發生（shēng）變（biàn）化。此時加字（zì）位置可以不指定為首字，但詞義一定（dìng）要區別明顯，比如幸運數與幸運樹，二者不僅讀音一樣，外形上（shàng）有三分（fèn）之二都是一樣（yàng）的，但（dàn）是依然不構成近似，正是因（yīn）為它（tā）們（men）分別（bié）代表了不同的（de）事物（wù），幸運（yùn）數是一個數字，而幸運樹則（zé）是一棵樹。
此外，加字也好，改字也罷，千（qiān）萬（wàn）避免以下幾種（zhǒng）字：
1、行業約定俗成的，業內普遍（biàn）使用的某一種類商品或服務的名（míng）稱，如AB和AB服裝；
2、起（qǐ）修飾作用的形容詞或副詞，或顯著性較弱的文字，如白何與新白何；
3、直接表（biǎo）示商標質量（liàng）、主要原料、功能（néng）、用途、重量、數量及其它特點的文字，如風鳥與風鳥除臭；
4、表示商品生產，銷售或使用場所的文字，如纖花和纖花坊。
當然啦，也要汲取“黃福記”和“徐福記（jì）”案的教（jiāo）訓——改字，可不是為了讓你“傍名牌”，當心（xīn）馳名商標保護條例隨時鎖定你哦。

來源：河北知識產權（quán）網（wǎng）